Срок действия сублицензионного договора не может превышать срок действия лицензионного договора

Ольга Николаева,

адвокат адвокатского бюро «ВМП Власова, Михель и Партнеры»

Ксения Бедина,

помощник адвоката адвокатского бюро «ВМП Власова, Михель и Партнеры»

Заключая лицензионные (сублицензионные) договоры стороны не всегда уделяют должное внимание срокам, на которые данные договоры могут заключаться в соответствии с законодательством. Как следствие – не только не получают то, на что рассчитывали при заключении договора, но и вынуждены обращаться за защитой в суд, неся при этом дополнительные расходы в виде государственной пошлины. Подобная ситуация имела место в судебном споре, описанном ниже.

Обстоятельства дела

28.11.2017 г. между ООО «М» и ООО «С» по итогам открытого конкурса на закупку программного обеспечения (далее «ПО») был заключен договор простой (неисключительной) лицензии, согласно которому ООО «С» предоставило ООО «М» право использования ПО.

В договоре содержалось условие о предоставлении ООО «М» права использования ПО на неограниченный срок: “Срок действия неисключительной лицензии не ограничен” (пункт 1.3.). В то же время из спецификации и протокола согласования цены, которые являлись неотъемлемой частью договора, а также из подписанного сторонами акта приема-передачи прав на ПО следовало, что ООО «С» передало ООО «М» соответствующее правосроком на 1 год. Иными словами, имелось противоречие между различными положениями договора.

12.12.2017 г. ООО «С» направило ООО «М» проект дополнительного соглашения об изменении неограниченного срока действия лицензии и приведении его к фактическим договоренностям сторон и условиям конкурсных документов. Однако письменного ответа от ООО «М» не поступило.

Более того, на необходимость изменения срока лицензии ООО «С» указывало еще на стадии подписания договора. Однако поскольку срок неисключительной лицензии относился к части проекта договора, которая не подлежала изменению, ООО «М» отказалось вносить исправления в п. 1.3 договора, но в то же время сообщило, что при его исполнении будет руководствоваться действительными намерениями сторон.

За несколько месяцев до истечения годичного срока использования ПО ООО «С» неоднократно направляло ООО «М» письма с уведомлением об истечении срока неисключительной лицензии 01.12.2018 г. и предложением либо заключить дополнительное соглашение на продление срока действия лицензии, либо прекратить использование ПО после указанной даты. ООО «М» с предложением не согласилось, ссылаясь на неограниченный срок действия лицензии согласно п. 1.3 договора.

После 01.12.2018 г. доступ ООО «М» к ПО был ограничен.

ООО «М» (истец) обратилось в Верховный Суд Республики Беларусь с иском о понуждении ООО «С» (ответчик) к исполнению договорных обязательств.

Позиция истца

Неотъемлемой частью конкурсных документов являлся проект договора, который содержал неизменяемые пункты, в том числе п. 1.3, в котором указывалось о предоставлении права на использование ПО на неограниченный срок. Ответчик подписал данный договор, следовательно, обязан исполнить свои обязательства и предоставить истцу право на использование ПО на неограниченный срок.

Позиция ответчика

Договор неисключительной лицензии был заключен на годичный срок, следовательно, обязательства ООО «С» по договору были исполнены в полном объеме и отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований ООО «М».

1.Права на ПО были приобретены истцом с ограничением по сроку. Закупка ПО осуществлялась сроком на 1 год, что подтверждается как конкурсными документами, так и условиями заключенного договора.

В конкурсных документах ООО «М» содержались следующие сведения о предмете закупки: «Программное обеспечение «E» или аналог. Лицензия для 15 контроллеров домена и 1000 рабочих станций с технической поддержкой на 1 год».

Ввиду наличия у ООО «С» возможности предоставить неисключительную лицензию на использование закупаемого ПО на указанный срок, ООО «С» направило ООО «М» коммерческое предложение. При этом в графе «Наименование» предложения содержалось следующее уточнение: «1. Права на компьютерную программу «E» for 15 DomainControllersAnnualsubscription. 2. Права на компьютерную программу «E» for 1000 WorkstationsAnnualsubscription». Более того, на годичный срок действия передаваемых прав было указано на русском языке в графе «Срок действия прав» предложения.

Таким образом, ответчик однозначно отразил срок, на который истцу будет предоставлено право на использование ПО, – 1 год («Annual subscription», англ. «Годовая подписка»), что соответствовало сроку, обозначенному истцом в конкурсных документах.

Важно отметить, что на стадии подачи предложения ООО «С» акцентировало внимание ООО «М» на п. 1.3 проекта договора и на том, что лицензия на ПО с учетом формулировок конкурсных документов и ориентировочной стоимости предмета закупки предполагает предоставление неисключительной лицензии сроком на 1 год, т.к. стоимость бессрочной лицензии выше в несколько раз, о чем упоминали и другие участники.

Факт ограниченности срока действия передаваемых истцу прав на ПО подтверждается также условиями заключенного договора. Так, в спецификации (приложение № 1 к договору) сторонами был согласован следующий предмет договора: «(1) права на компьютерную программу «E» for 15 DomainControllersAnnualsubscription; (2) права на компьютерную программу «E» for 1000 WorkstationsAnnualsubscription», т.е. был согласован годичный срок, на который истцу предоставляется право на использование ПО. В протоколе согласования договорной цены (приложение № 3 к договору) также содержалась формулировка «Annualsubscription» («Годовая подписка»).

2.Условие о неограниченном сроке действия лицензии (п. 1.3 договора) не соответствует законодательству.

(1) Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на объект интеллектуальной собственности, а следовательно, не может быть неограниченным.

В соответствии с ч. 1 п. 3 ст. 984 ГК к договору, предусматривающему предоставление исключительных прав в период его действия другому лицу на ограниченное время, применяются правила о лицензионном договоре (ст. 985), если иное не предусмотрено законом.

В силу п. 5 ст. 44 Закона Республики Беларусь от 17.05.2011 № 262-З «Об авторском праве и смежных правах» (далее «Закон об авторском праве») лицензионный договор должен содержать условие о сроке его действия.

По лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом использования объекта интеллектуальной собственности (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности (ч. 1 п. 1 ст. 985 ГК).

По лицензионному договору правообладатель (лицензиар) предоставляет пользователю (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект авторского права или смежных прав (абз. 1 п. 1 ст. 44 Закона об авторском праве).

В свою очередь под «правообладателем» согласно абз. 17 ст. 4 Закона об авторском праве понимается физическое и (или) юридическое лицо, обладающее исключительным правом на объект авторского права или смежных прав в силу факта его создания, правопреемства, на основании заключенного договора или ином основании, определенном настоящим Законом.

Иными словами, лицензиар должен обладать исключительным правом на объект авторского права.

Вместе с тем в силу ч. 1 п. 1 ст. 988 ГК исключительное право на объекты интеллектуальной собственности действует в течение срока, предусмотренного ГК или иным законом. Так, исключительное право на произведение действует в течение жизни автора и 50 лет после его смерти (п. 2 ст. 20 Закона об авторском праве).

Таким образом, срок исключительного права на компьютерные программы (как объекта авторского права) ограничен. Следовательно, срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на объект авторского права, т.е. не может быть бессрочным.

(2) Срок действия сублицензионного договора не может превышать срок действия лицензионного договора.

Важно отметить, что ООО «С» предоставило ООО «М» право на использование ПО на 1 год в пределах полномочий, предоставленных ООО «С» по лицензионному договору с ООО «А» (правообладателем прав на компьютерную программу «Е»). В частности, ООО «А» передало ООО «С» право на использование ПО с правом передачи права по неисключительной лицензии пользователю (сублицензиату) на срок, указанный в спецификации, – 1 год.

Согласно п. 3 ст. 985 ГК договор о предоставлении лицензиатом права использования объекта интеллектуальной собственности другому лицу в пределах, определяемых лицензионным договором, признается сублицензионным договором. Истцу было известно, что заключаемый с ним договор является сублицензионным (на это указывалось в предложении ООО «С»).

В соответствии с п. 6 ст. 44 Закона об авторском праве лицензиат вправе предоставить другим лицам (сублицензиатам) право использовать объект авторского права лишь в случае, если это прямо предусмотрено лицензионным договором, и в пределах полномочий, предоставленных лицензиату этим договором.

Таким образом, по сублицензионному договору лицензиат может передать права пользователю лишь в переделах срока, на который лицензиату предоставлены права на использование объекта авторского права.

Лицензионный договор между ответчиком и ООО «А» (лицензиар) в соответствии с требованиями законодательства был заключен на определенный (ограниченный) срок. Учитывая данное обстоятельство и принимая во внимание условие п. 1.3 договора, в соответствии с которым «Срок действия неисключительной лицензии не ограничен», складывается ситуация, при которой срок сублицензионного договора превышает срок лицензионного договора, что противоречит законодательству. Следовательно, условие, закрепленное в пункте 1.3 договора, не соответствует законодательству и не должно применяться.

Решение и выводы суда

В удовлетворении исковых требований ООО «М» было отказано.

Толкуя условия договора в соответствии со ст. 401 ГК и учитывая требования законодательства, регулирующего порядок заключения лицензионного (сублицензионного) договора, суд пришел к выводу, что ответчик передал истцу право на использование ПО на срок, ограниченный наличием этого права у ответчика, – 1 год. Предоставление истцу права на использование ПО на ограниченный (годичный) срок основано на законодательстве, которое не предусматривает передачу права на использование объекта авторского права по неисключительной лицензии на неограниченный срок.

Анализ спора и практические рекомендации

Учитывая наличие противоречия между положениями заключенного между сторонами договора (в одной части договора указывалось на бессрочность лицензии, в другой – на ее годичный срок), полагаем правомерным применение судом ст. 401 ГК. Так, анализ не только самого договора, но и конкурсных документов, коммерческого предложения ответчика, последующей переписки сторон позволил суду выяснить действительную волю сторон – намерение заключить договор неисключительной лицензии сроком на 1 год.

Описанный пример из судебной практики в очередной раз позволяет убедиться в важности добросовестного поведения участников гражданского оборота и четкого отражения на бумаге достигнутых сторонами договоренностей.

При заключении лицензионного (сублицензионного) договора рекомендуем учитывать следующее:

1. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на объект интеллектуальной собственности.
2. Срок действия сублицензионного договора не может превышать срок действия лицензионного договора.

Несогласованность (неограниченность) срока лицензионного (сублицензионного) договора не приводит к его незаключенности