Вероника Соколовская, адвокат Минской областной специализированной консультации «Судебная защита. Бизнес и Хозяйство» Минской областной коллегии адвокатов

Как рассчитать убытки и компенсацию за нарушение прав на интеллектуальную собственность?

1. Какие меры можно принять для защиты нарушенных прав?
Согласно действующему законодательству Республики Беларусь за нарушения в сфере интеллектуальной собственности установлена гражданско-правовая, уголовная и административная ответственность. Правообладатель вправе самостоятельно выбрать способ защиты своих прав в зависимости от характера их нарушения.
Гражданско-правовые способы защиты исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности установлены статьями 11, 989 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК). Они осуществляются, в частности, путем:
• признания права,
• восстановления положения, существовавшего до нарушения права,
• пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения,
• возмещения убытков,
• изъятия материальных объектов,
• публикации о допущенном нарушении.
Наибольшую сложность на практике вызывает именно имущественное требование, то есть определение размера убытков, причиненных незаконным использованием принадлежащего Вам объекта интеллектуальной собственности. Понимая это, законодатель установил возможность заявления альтернативного имущественного требования – компенсации.
2. Компенсация вместо убытков – так ли всё просто?
Согласно п. 2 ст. 56 Закона «Об авторском праве и смежных правах» в случае нарушения исключительного права на объект авторского права или смежных прав наряду с использованием способов защиты исключительных прав, предусмотренных ГК, автор или иной правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 1 до 50 000 базовых величин, определяемом судом с учетом характера нарушения. Аналогичная норма содержится в п.3 ст. 29 Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания».
При заявлении требования о компенсации, в отличие от убытков, нет необходимости доказывать факт и размер причиненных убытков.
Однако возникает вопрос, как определить размер компенсации, ведь разбежка ее сумм велика – от 29 до 1 450 000 белорусских рублей*?
Норма закона указывает лишь на то, что конкретный размер компенсации определяется судом «с учетом характера нарушения». То есть суду при установлении размера компенсации необходимо оценить последствия для истца и соотнести их с заявленными истцом требованиями.
3. А как на практике?
Суды нередко сокращают размер требуемой компенсации более чем в два раза с формулировкой «учитывая характер допущенных ответчиком нарушений, степень его вины, отсутствие для истца каких-либо серьезных последствий, связанных с допущенным нарушением, а также принцип разумности и справедливости».
Этот подход представляется справедливым, ведь гражданско-правовая ответственность не должна исходить из цели «покарать» нарушителя. Целью применения мер гражданско-правовой ответственности, в первую очередь, является восстановление имущественного положения потерпевшего и компенсация причиненного ему вреда (восстановительно-компенсационный характер).
То есть размер компенсации должен быть соразмерен понесенным правообладателем убыткам, а все иные санкции должны осуществляться в рамках административной и уголовной ответственности.
Таким образом, на практике независимо от того, что взыскивается в суде – убытки или компенсация – истцу потребуется обосновать соразмерность взыскиваемых сумм (особенно если они существенные) совершенному нарушению.
4. Как «оцифровать» последствия для правообладателя, причиненные нарушением?
По делам, связанным с IP, рассчитать причиненные правообладателю убытки путем обычного суммирования реального ущерба и упущенной выгоды в денежном выражении практически всегда крайне затруднительно.
До недавнего времени в законодательстве отсутствовали подходы, что считать убытками по таким делам, равно как и критерии для определения размеров компенсации.
26 мая 2021 года Приказом Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь №122 были утверждены «Методические рекомендации по определению размера убытков в связи с нарушением исключительного права на объекты интеллектуальной собственности и размера компенсации за такое нарушение» (далее – Методические рекомендации).
Ниже Вы найдете ответы на ключевые вопросы о применении Методических рекомендаций для обоснования убытков или компенсации.
1) Методические рекомендации – обязательны для применения истцами и судом?
Нет, методические рекомендации носят рекомендательный характер и задают ориентиры при расчете суммы убытков или компенсации. Ими можно пользоваться как на стадии досудебного урегулирования конфликта (претензионный порядок), так и в суде. Тем не менее, суд не обязан руководствоваться ими, для него этот акт также носит необязательный характер.
2) Для каких объектов применимы Методические рекомендации?
Методические рекомендации носят универсальный характер и распространяются на любые объекты интеллектуальной собственности, в том числе:
• все объекты авторского и смежных прав (компьютерные программы, изобразительные, музыкальные и аудиовизуальные произведения, дизайн, тексты и др.);
• средства индивидуализации (товарные знаки; фирменные наименования; географические указания);
• иные кроме средств индивидуализации объекты права промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы и т.д.).
3) Как рассчитать убытки согласно Методическим рекомендациям: как подтвердить реальный ущерб и что входит в упущенную выгоду?
Напомним:
Убытки = реальный ущерб + упущенная выгода
Реальный ущерб = все те расходы, которые Вы произвели или должны будете произвести для восстановления Вашего нарушенного права.
Упущенная выгода = неполученные доходы, которые Вы получили бы при обычных условиях, если бы Ваше право не было нарушено.
При расчете реального ущерба Методические рекомендации предлагают включать практически все статьи расходов, связанные с нарушением Вашего права, которые можно рассчитать и подтвердить:
• расходы на рекламу товара, содержащего объект интеллектуальной собственности, размещенную с целью восстановить спрос на товар;
• расходы на оплату специалиста, который сделал сравнительный анализ Вашего патента и продукции нарушителя;
• расходы на организацию и проведение соцопроса среди потребителей по спорам о товарных знаках;
• расходы по досудебному урегулированию спора;
• судебные расходы (выплаты экспертам, специалистам и переводчикам, в том числе за проведение независимой оценки);
• расходы на нотариуса в связи с фиксацией и обеспечением доказательств по делу (например, за нотариальный осмотр сайта) и др.
Для определения размера упущенной выгоды можно использовать:
(i) Стоимость потенциальной лицензии – то есть потенциальный размер вознаграждения по лицензионному договору, который бы Вы могли заключить с нарушителем в случае его добросовестного поведения и обращения к вам для заключения договора.
Есть несколько способов определения такой стоимости - на основе:
• размеров рыночной стоимости лицензии (определяется по результатам независимой оценки);
• ранее заключенных Вами договоров или направленных оферт потенциальным контрагентам;
• установленных законодательством размеров вознаграждения за использование (например, минимальные ставки, установленные для литературных произведений);
• отчетов и результатов исследований, подготовленных специализированными организациями в области охраны прав интеллектуальной собственности; и др.
В любом случае стоимость потенциальной лицензии определяется в отношении объекта интеллектуальной собственности того же вида и способов использования в объеме рассматриваемого нарушения.
(ii) Доход нарушителя – то есть совокупную сумму выручки нарушителя от реализации товаров/работ/услуг с нарушением принадлежащего Вам исключительного права на объект интеллектуальной собственности без учета понесенных им затрат.
Если нарушитель получил доход от незаконного использования Вашего объекта интеллектуальной собственности, то упущенная выгода не может быть меньше размера доходов нарушителя.
Размер дохода нарушителя (в отношении экземпляров/товаров) = Количество контрафактных экземпляров/товаров * Отпускная цена или рыночная стоимость за единицу.
Размер дохода нарушителя (в отношении работ/услуг) = Сумма всех доходов от выполнения работ/оказания услуг с незаконным использованием объекта интеллектуальной собственности за рассматриваемый период.
Дополнительно установлены критерии, которые могут быть учтены и могу влиять на размер упущенной выгоды:
• форма и способ использования соответствующего объекта (например, незаконное распространение с использованием сети Интернет увеличивает размер убытков и т.д.);
• объем использования, востребованность (количество произведенных экземпляров, скачиваний, просмотров), срок и территория использования (использование в течение длительного срока и на большой территории увеличивает размер убытков);
• характер и цели использования объекта (является ли использование существенной частью предпринимательской деятельностью нарушителя, или это однократное не связанное с коммерческой деятельностью нарушение);
• последствия использования, не имеющие прямого денежного выражения (например, срыв переговоров, расторжение действующих договоров, потеря количества подписчиков и т.п.).
4) Как рассчитать компенсацию?
Методическими рекомендациями установлено, что в каждом конкретном случае суд определяет размер компенсации с учетом:
• характера и существа нарушения;
• длительности и повторности совершения нарушения;
• степени вины нарушителя (при ее наличии);
• последующего поведения нарушителя (принимает ли он меры по устранению нарушения);
• последствий допущенный нарушений;
• соразмерности требуемой компенсации последствиям нарушения;
• принципов разумности и справедливости.
Кроме этого, при расчете размера компенсации можно руководствоваться всеми описанными выше критериями и подходами для расчета размера убытков.
5) Так в чем же отличие компенсации от убытков?
В то время, как для взыскания убытков необходим детальный расчет, подтвержденный доказательствами, компенсация взыскивается, когда размер убытков, причиненных нарушением исключительных прав, с трудом поддается исчислению.
Соответственно, при взыскании компенсации целесообразно и желательно представить суду свои расчеты, описать использованные методики исчисления и способные повлиять обстоятельства – с учетом критериев, установленных Методическими рекомендациями. Однако подтверждать сумму компенсации размером фактически понесенных убытков не требуется.